無効資料調査の手順 依頼者からのヒアリングが重要
無効資料調査は、その結果が経営に大きな影響を与えるという点で 特許調査の仕事の中でも 重要な調査です。本記事では、無効資料調査の方法について具体的にご紹介しています。
なお、本記事はリライトしています。最新の記事は【保存版】特許無効調査の進め方 ８ステップ をご覧ください。
目次
無効資料調査とは
無効資料調査は、新製品の製造・販売時に障害となりうる他社の特許権に対して、その障害を取り除くために行う特許調査です。具体的には他社の特許登録に無効理由がないか、その無効理由（例えば、当該発明の出願前に公開されている資料の存在）となりうる資料を探し出す特許調査です。調査範囲は、国内特許はもとより、有効な資料が見つからなければ海外特許も調査しなければなりません。場合によっては、各社から出ている「技報」など非特許文献も調査範囲になり得ます。
調査の結果、特許を無効化できる資料が見つかれば、ひとまず安心して新製品の製造・販売が行えることになります。このように調査結果が事業に大きく影響するため、非常に重要な特許調査と言えます。
無効資料調査の手順
無効資料調査の依頼があった場合、以下の手順で行います。
ヒアリング
調査の準備段階として依頼者のヒアリングを行い、依頼内容の確認と無効資料調査の助けとなる情報を収集します。例えば、依頼者がすべての請求項を無効化したいとは限りません。特定の請求項だけを無効化すれば良い場合もありますので、依頼者に無効化したい請求項を確認しましょう。
また、依頼者から発明の概要をヒアリングしておくことで、後日の発明の内容を理解する際に大変役に立ちます。さらに、依頼者が事前に調査した結果があれば、それは有用な情報です。もし、無効資料には不十分だけど惜しい資料があったということであれば、調査の参考になるかもしれません。
調査開始時には、調査にどれだけの時間（≒費用）が掛かるか通常見通せません。可能であれば、調査の途中で依頼者に中間報告を行い、今後の進め方を相談すると良いでしょう。
発明の本質部分の理解
無効化対象の特許公報を読み込み、発明を把握します。専門外の技術分野であることの方が多いため、一般情報を検索して、専門用語の意味や当該技術の課題やトレンドなど発明の理解に役立つ情報を仕入れ、発明の本質を正確に理解するようにしましょう。
この発明はどのような課題を解決することが目的なのか、従来技術と何が異なるのか、どのような作用効果を期待しているのか。発明の本質を理解するためにこの工程に十分な時間を掛けることが、結果的にその後の調査の質と効率に大きく影響します。
パテントファミリー、および経過情報の確認
調査対象のパテントファミリーを確認しておきます。非常に近い資料が見つかったと思ったら、パテントファミリーでした、では笑えません。同様に、審査官引用文献を確認しておきます。無効化に使えそうな資料が見つかった！と思ったら、審査官が引用した文献だったということがあり得ます。その場合は、当然その文献は無効化には使えません。何故なら、その文献を検討したうえでの登録査定だったからです。
なお、無効資料調査ではそこまで求められないかもしれませんが、権利範囲を検討するために「意見書」を確認するのも良いでしょう。禁反言によりイ号が権利範囲に含まれないという抗弁を構成することができるかもしれません。
調査観点の検討
発明の理解を深めていくと、無効資料の在りかがイメージできる場合があります。抽象的で分かりにくいと思いますが、例えば、「発明の本質から考えると、異なる技術分野にも無効資料がありそう」とか、「新しい技術分野だから、まず直近５年間の出願を重点的に見てみよう」とか、「国内特許より米国特許を見たほうが結果的に効率がよさそう」とかです。
余談ですが、このような「仮説？」を立てて調査し、首尾よく無効資料を見つけることができたときは、大きな達成感が得られます。
検索式の設計
いよいよ、調査の母集合を作成します。無効化対象の特許公報に付与されている特許分類（IPC、FI、等）を参考にして、また、キーワードを使って検索します。キーワードは単独で使わず、必ず同義語を調べ複数のキーワードの論理和を取るようにします。
調査範囲は、公開日・公表日・公報発行日が「優先日以前」のものとします。「出願日以前」ではありませんので注意しましょう。
できた検索式で予備検索を行い、ヒットした案件を何件か確認しながら、必要に応じて特許分類やキーワードなどを修正します。
公報の査読
特許検索ツールを使って効率よく無効資料を探します。ツールは、ハイライトバー機能をサポートしているものが便利です。例えば、JP-NETがおすすめです。ハイライト機能だけの場合は、公報の最初から最後までスクロールしなければなりません。しかし、ハイライトバー機能があると、公報の上段・中段・下段のどのあたりにキーワードがあるかが分かります。したがって、スクロールしなくても、ピンポイントでダイレクトにそのキーワードが含まれる部分を効率的に確認することができます。
クレーム対照表の作成
調査結果を対比表（クレームチャート）にまとめます。EXCELなどを使って、調査対象の特許請求の範囲を改行と句読点の位置に着目して文節に分解し、一つのセルに一つの文節を入力します。そして、調査で見つかった無効資料の該当する記載内容を、対応する右側のセルに記載します。
このようにして、請求の範囲の各要素に対応して右側のセルを全部埋めることができれば、無効資料を見つけることができた、ということになります。一つの無効資料（主引例）で無効化すべき請求項に記載されている内容の全部を潰すことができれば申し分ありませんが、埋めることができない請求項が残る場合があります。その場合は、別の無効資料（副引例）を探してきて、埋めるようにします。ここで、主引例と副引例を組み合わせることが容易であることを論理構成する必要があります。
以上が、無効資料調査の手順です。つたない説明でしたが、お分かりいただけたでしょうか？ なお、無効資料調査ほど、成果が明確な調査はありません。無効資料が見つかればOKですが、見つけることが出来なければNGです。惜しい資料があっても、成果はゼロです。厳しいですね。
ここまで読んでいただき、どうも有難うございました。
是非、また、当ブログを読んでいただきますよう、よろしくお願いします。
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